SMK 6/3 Hükmünün Pratikteki Uygulamasına Dair Görüşler ve Eleştiriler

1.  GİRİŞ

Marka hakkı, kural olarak, bir işaretin Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde tescili ile doğar ve koruma bu tescil işlemiyle birlikte hüküm ifade eder. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), marka başvurularına ilişkin nispi ret nedenlerini 6. maddede dokuz bent halinde düzenlemiştir.

Bununla birlikte, tescil ilkesine istisna teşkil eden ve tescilden önce ticari hayatta fiilen kullanılmak suretiyle ayırt edici nitelik kazanmış işaretlerin belirli koşullar altında korunmasını ve öncelik hakkı elde etmesini mümkün kılan bir düzenleme de mevcuttur. SMK m. 6/3 maddesi “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” hükmüne haiz olup, tescilsiz markaların korunması anlamında oldukça önemli bir düzenlemedir.

Bu düzenleme ile markayı tescilsiz dahi olsa fiilen kullanan gerçek hak sahibinin menfaatleri korunmakta; böylelikle marka hakkının yalnızca tescil yoluyla kazanılabileceğine ilişkin temel ilkeye istisna getirilmektedir. Başka bir deyişle, SMK m. 6/3 hükmü, markanın tescilinden bağımsız olarak kullanım yoluyla hak kazanımını mümkün kılan sınırlı bir istisna rejimi öngörmektedir.

İşbu makalede, SMK m. 6/3 hükmü kapsamında tescilsiz işaretlerin korunmasına ilişkin koşullar, bu korumanın hukuki dayanakları ve uygulamadaki yeri Doktrin ve Yargıtay içtihatları ışığında incelenecektir. İnceleme kapsamında, mahkemeler tarafından atanan bilirkişilerin adeta kanun koyucu veya hakim yerine kendilerini koyarak mevzuat hükmünü genişletmeleri ve bu nedenle de hak korumasının neredeyse imkansız hale gelmesi de değerlendirilecektir.

1.    SMK 6/3’ün Unsurları

SMK m. 6/3 hükmünün uygulanabilmesi için, koruma talep eden kişinin markasını daha önce kullanmaya başladığını, markanın ayırt edici nitelik kazandığını ve ticari hayatta belirli bir bilinirliğe ulaştığını kanıtlaması gerekir. Ayrıca, tescilsiz işaretin, başvuruya konu marka ile aynı veya benzer mal ve hizmetler bakımından kullanılıyor olması ve bu kullanımın ispatlanması, hüküm kapsamında korumadan yararlanmanın ön koşulunu oluşturmaktadır[1].

Diğer yandan, itirazın kabulü için, itiraz sahibinin tescilsiz işareti ile başvuru konusu işaret arasında ayniyet, benzerlik veya iltibas tehlikesinin mevcut olması aranır.[2] Bu çerçevede, yargı kararları ve doktrinde benimsenen hâkim görüşler doğrultusunda, SMK m. 6/3’ün uygulanabilirlik şartları aşağıda detaylı biçimde ele alınmaktadır.

1.1.        Kullanımın Başvuru veya Rüçhan Tarihinden Önce Gerçekleşmiş Olması

Önceye dayalı kullanım hakkı, yalnızca markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önce fiilen kullanılmaya başlanmış olması hâlinde ileri sürülebilir. Buradaki “kullanım”, işaretin ticari faaliyetlerde aktif biçimde kullanılmış olmasını ifade eder. Dolayısıyla, markayı ileride kullanmak amacıyla yapılan hazırlık işlemleri, örneğin tasarım çalışmaları, tescil planlamaları veya işletme kuruluş işlemleri, tek başına hak kazandırıcı etkiye sahip değildir. Nitekim, marka tasarımına ilişkin hazırlıklar, tescil başvurusu planlamaları veya şirket kuruluş işlemleri gibi eylemler, yalnızca potansiyel kullanım amacına yönelik olup, gerçek hak sahipliğinin doğumu bakımından yetersizdir.

Yargı içtihatları da bu ilkeleri destekler niteliktedir. Nitekim, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13.02.2019 tarihli 2017/3943 E., 2019/1154 K. sayılı kararında, bu husus "... gerçek hak sahipliği ilkesi gereği, yurt içinde, marka başvurusundan önce ve markaya konu işaretin tescil kapsamındaki mal ve hizmetler yönünden yoğun ve sıkı kullanım sonucu işaret üzerinde önceye dayalı hak elde edilmiş olması halinde, o işaret üzerinde gerçek hak sahibi olan kişiye öncelik hakkı tanınır.” olarak tanımlamıştır. Bu karar, önceye dayalı kullanımın yalnızca sembolik veya arızi kullanımla değil, sürekli ve istikrarlı bir faaliyetle doğabileceğini açıkça ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, 6/3’ün gerekçesinde de açıkça ifade edildiği üzere, “işaretin markasal kullanımı aranacaktır.”[3] ifadesi, işaretin yalnızca tanıtım veya süsleme amacıyla kullanılmasının yeterli olmadığını; işaretin mal veya hizmetlerin ticari kaynağını gösterecek biçimde kullanılmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, bir ibarenin yalnızca tanıtıcı veya açıklayıcı biçimde kullanımı, gerçek hak sahipliği oluşturmaz. Ancak, işaretin belirgin biçimde markayı çağrıştırması ve tüketiciye malın kaynağını göstermesi durumunda kullanım markasal nitelik kazanır. Örneğin, Adidas’ın üç şeridi bir başka ayakkabı üzerinde kullanıldığında, bu çizgiler sadece dekoratif değil, markayı çağrıştıran unsurlar olarak algılandığı için markasal kullanım sayılır ve marka hakkı koruması kapsamına girer.[4]

İlgili işaretin ayırt edici unsur olarak ve markasal anlamda kullanılması gerekliliği, Yargıtay kararlarında söz konusu işareti ayırt edici bazı unsurlarla birlikte sadece unvanında kullanmasının, markasal kullanım niteliği taşımadığı ve bu nedenle davacıya üstün hak sağlamadığı ifade edilmiştir. Yargıtay’a göre, itiraz hakkının geçerli olabilmesi için tescilsiz işaretin ticaret sırasında ve marka hukukuna özgü biçimde kullanılmış olması gerekir; nitekim Yargıtay 11. HD., 2002/11-62 E. 2002/115 K. Sayılı kararda davalının unvanında yer alan işaretin mahiyetinin davacı haklarını etkilemediği belirtilmiştir.

Gerçek hak sahipliği kavramı ise doktrinde “…marka üzerindeki öncelik hakkı, o markayı ihdas ve istimal eden ve piyasada maruf hale getiren kişiye aittir. Bu kişiye “gerçek hak sahibi” denilir.”[5] şeklinde açıklanmıştır. Bir işaretin piyasada maruf hâle gelmesi, yani belirli bir çevrede tanınırlık kazanması, onun markasal kullanımını gösteren güçlü bir unsurdur. Ancak diğer tartışmalı husus, marufiyet/bilinirlik şartının aranıp aranmayacağıdır. Markaların Korunması Hakkındaki KHK döneminden önce, öncelik hakkının kullanılabilmesi için işaretin gerçek hak sahibi tarafından üçüncü kişinin başvuru tarihinden önce kullanılmış ve piyasada bilinirlik kazanmış olması aranmaktaydı. KHK kapsamında ise bilinirlik şartına açıkça yer verilmemiştir[6]. Bu durum, önceye dayalı kullanım hakkının uygulanmasında yorum farklılıklarına da yol açmaktadır.

Nihayetinde, markanın başvuru tarihinden önceki yoğun ve sürekli kullanımı, öncelik hakkının tanınması bakımından belirleyici bir unsurdur. Bu çerçevede, markanın başvuru veya rüçhan tarihinden önce fiilen kullanıldığının ispatlanabilmesi gerekir ve bu hususun ispat yükü iddia edene aittir. Nitekim Yargıtay kararında da belirtildiği üzere, önceye dayalı kullanımın ispatı zorunludur: “... ibaresinin marka tescilinden önce de kullanıldığı ileri sürülmüş ise de, davacı delilleri arasında bu iddiayı destekleyen bir delil bulunmadığı...”

Dolayısıyla, markayı tescilden önce fiilen kullandığını ispat edebilen gerçek veya tüzel kişi, öncelik hakkını ileri sürebilir ve gerçek hak sahibi olarak korunur.

1.2.        Kullanımın Ciddi ve Sürekli Olması

Ciddi kullanım kavramı, hem SMK m. 9’daki markanın kullanılmamasına bağlı iptal nedeniyle hem de 6/3 hükmüyle bağlantılı biçimde yorumlanmalıdır. SMK m. 9 “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir,” hükmünü amirdir.

“Ciddi kullanım” (genuine use, ernsthafte Benutzung), markanın ekonomik olarak anlamlı bir şekilde, ticari amaçla, belirli bir süre boyunca ve süreklilik arz eden biçimde piyasada kullanılması anlamına gelir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13.05.2019 tarihli, 2018/2275 E. ve 2019/3674 K. sayılı kararında da ifade edildiği üzere, kullanımın yerel düzeyin ötesinde, daha geniş bir coğrafyada ve ciddi biçimde gerçekleştirilmesi; ayrıca markaya konu işarete belirli ölçüde ayırt edicilik kazandıracak nitelikte olması gerekmektedir.

Uygulamada, kullanımın ciddiyeti değerlendirilirken aşağıdaki ölçütler dikkate alınmaktadır:

• Kullanımın ekonomik boyutu (satış hacmi, süre, coğrafi yayılım),

• Kullanımın ticari sistematik içinde gerçekleşip gerçekleşmediği,

• Kullanımın markasal işlev taşıyıp taşımadığı.

Sembolik, arızi veya sınırlı düzeydeki kullanımlar bu kapsamda kabul edilmez. Örneğin, yalnızca koruma amacıyla markanın yılda bir kez faturada yer alması, “kullanım” olarak değerlendirilemez. Ciddi kullanımın varlığı, markanın ilgili pazarda mal veya hizmetlerin tanıtımı ve sunumu bakımından aktif olarak işlev gördüğünün ispatını gerektirir.

Yargıtay içtihatlarında da sıklıkla vurgulandığı üzere, marka hakkına tecavüz davası açılmış olması, düşük miktarlarda faturalandırılmış sınırlı satışların bulunması, markanın yenilenmiş olması, lisans verilmesi, markanın kataloglarda yer alması veya promosyon ürünleri üzerinde kullanılması gibi hususlar, tek başına markanın ciddi ve sürekli biçimde kullanıldığına ilişkin kabul için yeterli görülmemektedir.[7]

Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması veya yalnızca ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarda kullanılması hâlleri de markayı kullanma olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, markanın marka sahibinin izniyle kullanılması da marka sahibi tarafından yapılmış kullanım sayılmaktadır.[8]

Bu kapsamda, ayırt edici karakterin değiştirilmeden sürdürülmemesi; aksi halde, kullanımın artık yeni bir markaya ait olduğu anlamına gelir. Ayırt edici karakterin değişip değişmediği ise, öncelikle bu karakterin tespit edilmesi ve yapılan değişikliğin bu unsuru etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesiyle belirlenir.  (EUIPO, Proof of Use, s. 29; Bektaş, s. 241; Türk Patent ve Marka Kurumu, Kullanım İspatı Kılavuzu, s. 15.)

Nitekim, ilgili işaretin ayırt edici unsur ile ve markasal olarak kullanılması hususu Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 13.06.2017 tarihli 2002/11-62 E. 2002/115 K. sayılı kararında “Davalı bu işarete ayırt edici birtakım sözlerle birlikte unvanında kullandığı için bu kullanım davacıya üstün hak sağlamamıştır. Davalının itiraz hakkının geçerli olması için tescilsiz işaretin ticaret sırasında kullanılmış olması gerekir. Ticaret sırasında kullanma ise, marka hukukuna özgü kullanmayı gerektirir. Dava konusu olayda, davalı unvanında yer alan işaretin mahiyetine göre davacı haklarını etkilemediği…” şeklinde açıklanmıştır.

1.3.        Aynı veya Benzer Mal/Hizmet Sınıflarında Kullanım

SMK m. 6/3 hükmü kapsamında koruma, yalnızca aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer mal ve hizmetler için geçerlidir. Bunun nedeni, korumanın temelinde yer alan “karıştırılma ihtimali” kavramıdır. Karıştırma ihtimalinin varlığı için şu iki şartın bir arada bulunması gerektiği belirtilmiştir:

1-    Tescil edilmiş markanın aynısı veya onun benzeri olması

2-    Tescil edilmiş markanın, tescil edildiği mal ve hizmetlerle aynı veya benzer mal ve hizmetlerde kullanılması.

Öncelikle, SMK m. 6/3 kapsamında gerçek hak sahipliğinin ileri sürülebilmesi için, önceki kullanıma dayanarak itiraz eden kişinin, uyuşmazlık konusu işareti tescil başvurusunda bulunan kişiden daha önceden beri fiilen hangi mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak kullandığını ortaya koymalıdır.

Nitekim, eskiye dayalı kullanım nedeniyle doğan öncelikli hakların belirlenmesinde sınıf–alt sınıf esası geçerlidir. Bu doğrultuda, SMK’nın 6/3. maddesine göre eskiye dayalı kullanım nedeniyle üstün ve öncelikli hak hangi mal ve/veya hizmetler için elde edilmişse, sadece bu mal ve/veya hizmetler ile benzer sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden tescil engeli söz konusudur ve sadece bu mal ve/veya hizmetler ile benzer sınıflardaki mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlük kararı verilmeli, diğer sınıflar yönünden hükümsüzlük kararı reddedilmelidir.[9]

Uygulamada bilirkişilerin, “gerçek hak sahipliği” kavramını kanunun öngördüğü sınırların ötesinde geniş yorumladıkları görülmektedir. Bu yaklaşım, markanın kullanılmadığı mal veya hizmet sınıflarına da hak sahipliği tanınması sonucunu doğurmakta ve koruma kapsamını kabul edilemez ölçüde genişletmektedir.

Örneğin, televizyon programlarında sunuculuk yapan bir şefin, fiilen restoran işletmeciliği alanında faaliyet göstermemesine rağmen yalnızca tanınmışlığı sebebiyle yiyecek ürünleri veya restoran hizmetleri bakımından da gerçek hak sahibi sayılması, hakkın özüne ve amacına aykırıdır. Zira medya sektöründe faaliyet gösteren bir kişinin hitap ettiği tüketici kitlesi, restoran hizmetleri gibi tamamen farklı bir sınıfa yönelmiş tüketici kitlesiyle örtüşmemektedir. Benzer şekilde, bir işaretin belirli bir sektörde —örneğin medya veya eğlence alanında— tanınmış olması, farklı bir sektörde —örneğin güzellik veya konaklama hizmetlerinde— kendiliğinden gerçek hak sahipliği doğurmaz.

Buna rağmen, son yıllarda bilirkişilerin özellikle kamuoyu nezdinde tanınırlığı yüksek kişiler bakımından bu koruma alanını aşırı genişlettikleri gözlemlenmektedir. Bu durum, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesi kapsamında öngörülen koruma sınırlarının olağan dışı şekilde genişlemesine ve hükmün amacının aşılmasına yol açmaktadır.

Bu kapsamda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. maddesi uyarınca sağlanan korumanın yalnızca aynı veya benzer mal ve hizmetlerle sınırlı olarak uygulanması gerekmektedir. Gerçek hak sahipliğinin, bu sınırlar gözetilerek ve koruma kapsamının farklı sınıflara taşmasına yol açmadan somut kullanım olgularına dayalı biçimde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.

1.4.        Ayırt Edicilik ve Tanınmışlık

Ayırt edicilik, markanın varlık sebebi ve korumanın temel koşuludur. Tescilsiz bir işaretin SMK m. 6/3 kapsamında korunabilmesi için, işaretin ayırt edici nitelik kazanmış veya en azından ilgili çevrede belirli bir bilinirlik düzeyine ulaşmış olması gerekir.

Paris Sözleşmesi tanınmış markalar bakımından yalnızca aynı veya benzer türdeki emtialar yönünden koruma öngörmekte iken, TRIPS Anlaşması’nın 16. maddesi ile bu korumanın kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, tescil edilmek istenen markanın tanınmış marka ile ilişkilendirilebilir olması ve bu kullanımın tanınmış markanın itibarına veya ayırt ediciliğine zarar verme ihtimalinin bulunması hâlinde, tanınmış markalar benzer olmayan mal ve hizmetler yönünden de korunabilmektedir. Türk hukukunda ise, kural olarak tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler bakımından bu genişletilmiş korumadan yararlanamayacağı kabul edilmektedir.[10]

Bu çerçevede, genel tanınmışlık ile belirli bir sektörde markasal tanınırlık arasında ayrım yapılması gerekir. Nitekim, bir kişinin kamuoyunda veya medya aracılığıyla tanınır olmasının, markasal anlamda aynı sonucu doğurmayacağı belirtilmektedir. Yukarıda da izah edildiği üzere kullanımın aynı veya benzer mal/hizmet kapsamında olması gerekmektedir. Örneğin, bir televizyon programı aracılığıyla güzellik sektöründe yayıncılık yapması sonucu tanınan birinin isminin, yalnızca bu tanınırlığa dayanılarak kozmetik ürünleriyle özdeşleştirilmesi mümkün değildir. Zira marka koruması, işaretin fiilî ve markasal kullanımıyla kazanılır; kişisel şöhret, tek başına ilgili sektörde “ayırt edici nitelik” veya “tanınmışlık” sağlamaz. Ayrıca, yayın hizmeti alanında tanınan bir ismin, daha önce faaliyet göstermediği bir sektörde korunması; bu denli geniş bir koruma anlayışıyla hükmün sınırlarının genişletilmesi anlamına gelir.

Bu noktada, “ayırt edicilik” kavramı ile “marufiyet” (bilinirlik) kavramı arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Ayırt edicilik, markanın mal veya hizmetlerin kaynağını göstermeye elverişli olmasını ifade ederken; marufiyet, markanın belirli bir çevrede bilinirlik kazanmış olması anlamına gelir. Bir işaretin maruf hale gelmesi, çoğu zaman onun ayırt edici nitelik kazanmasını da beraberinde getirir. Ancak her ayırt edici işaretin maruf olduğu söylenemez.

Doktrinde ve Yargıtay içtihatlarında, kullanım sonucu ayırt edicilik kazanan işaretlerin de 6/3 kapsamında korunabileceği kabul edilmektedir. Buna göre, başlangıçta ayırt edici olmayan bir işaret, sürekli ve yoğun kullanım sonucunda tüketici nezdinde belirli bir ticari kaynağı çağrıştırır hâle gelmişse, artık marka olarak korunabilir.

Yargıtay’ın çeşitli kararlarında, uzun süredir aynı sektörde kullanılan, tanıtım faaliyetleriyle desteklenen ve piyasada belirli bir bilinirliğe ulaşan tescilsiz işaretlerin 6/3 kapsamında korunduğu görülmektedir. Ancak bu koruma, mutlak bir tanınmışlık düzeyi değil, ilgili sektör ve bölgeyle sınırlı bir bilinirlik arar.

1.5.        Hakkaniyete Uygun Kullanım

Son olarak, önceye dayalı kullanım hakkı, dürüstlük kuralına (MK m. 2) uygun biçimde kullanılmalıdır. Kötü niyetli, yanıltıcı veya taklit niteliğindeki kullanımlar 6/3 kapsamına girmez.

Bir başka ifadeyle, önceye dayalı kullanım hakkı, başkasının markasından haksız yararlanma veya karıştırma yaratma amacı taşıyorsa, bu durumda korunma sağlanamaz. Yargıtay’ın istikrar kazanan uygulamasına göre, kötü niyetle yapılan markalaşma veya kullanım fiilleri, hukuken korunmaya değer bir menfaat oluşturmaz.

Ayrıca, önceki kullanım hakkının sınırları da hakkaniyet ilkesiyle çizilir. Koruma, yalnızca markanın fiilen kullanıldığı mal veya hizmetlerle sınırlı olup, bu kapsamın dışına taşan genişletilmiş talepler kabul edilmez. Böylece, hükmün kötüye kullanılmasının önüne geçilmekte, tescil sisteminin bütünlüğü korunmaktadır.

2.    SONUÇ

SMK m. 6/3 hükmü, marka hukukunda tescil ilkesine getirilen dar kapsamlı ancak önemli bir istisnadır. Hükümle amaçlanan, markasını tescil ettirmemiş olsa dahi fiilen kullanan ve bu kullanım sonucunda işareti ilgili çevrede belirli bir tanınırlık ve ayırt ediciliğe ulaştıran gerçek hak sahibinin korunmasıdır. Bununla birlikte, bu koruma sınırsız değildir; yalnızca markasal anlamda kullanımın gerçekleştiği, kullanımın ciddi ve sürekli olduğu, kullanımın başvuru tarihinden önceye dayandığı ve aynı veya benzer mal/hizmet sınıflarında karıştırılma ihtimali bulunduğu hâllerde uygulanabilir.

Ayrıca, kişisel şöhret veya genel tanınırlık, tek başına SMK m. 6/3 kapsamında koruma sağlamaz; koruma, yalnızca işaretin fiilen markasal işlev gördüğü mal veya hizmetler bakımından mümkündür. Dolayısıyla, farklı sektörlerde veya tüketici kitlelerinde tanınmış olmak, gerçek hak sahipliği iddiası bakımından yeterli değildir.

Sonuç olarak, tescilsiz markaların korunmasına ilişkin bu istisnai düzenleme, dürüstlük kuralı ve hakkaniyet ilkesiyle sınırlı biçimde uygulanmalı; tescil sisteminin temel amacı olan hukuki öngörülebilirlik ve ticari güvenliğin zedelenmemesi sağlanmalıdır. Bu yönüyle SMK m. 6/3, tescil sistemini tamamlayıcı nitelikte bir denge mekanizması olarak değerlendirilmelidir.

3.    KAYNAKÇA

KARA, Elif, Türk Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, Ekim 2018.

Karmutoğlu, B. (2023). Geleneksel Olmayan Markaların Tescili, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, Eylül 2023.